发布于 2015年01月02日
十八大报告中“深化科技体制改革，加快建设国家创新体系，着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。完善知识创新体系，实施国家科技重大专项，实施知识产权战略，把全社会智慧和力量凝聚到创新发展上来”等关于知识产权的论述体现了我国已将知识产权战略纳入国家的发展规划。从这一点便可以看出我国对于知识产权的重视程度，相比较北上广等一线城市的企业对于知识产权的重视程度，我省企业相对较弱，不论国企还是民企对于知识产权的保护力度均十分有限。希望通过本文对相关问题的分析，引起大家对知识产权问题的关注和重视。
一、案情介绍
本所服务的顾问单位某煤矿日前因采购设备存在专利问题导致采购无法进行。具体案情为辽阳某公司是在辽宁省注册从事灭火设备生产的企业，该公司法定代表人李某利用业余时间研究灭火装置，使该装置具备申请专利的条件。李某便以个人名义向国家专利局申请专利，国家专利局于2009年授予李某该种灭火装置的专利权。在李某取得专利权后，其便将该专利权授予辽阳某公司进行生产和销售。同年，辽阳某公司为了打开其在山西的市场，便与山西某公司就共同销售李某的专利产品达成《合作协议》。在《合作协议》中双方约定辽阳某公司将李某的专利产品授权山西某公司，并由山西某公司在山西市场进行销售但山西某公司无权生产；辽阳某公司无权在山西市场内销售，只负责给山西某公司供货，双方合作期限为二十年。李某作为辽阳某公司的法定代表人在《合作协议》上签字。
辽阳某公司和山西某公司合作仅一年就因为销售发生纠纷，相互指责对方违约在先，遂辽阳某公司决定自行开发山西市场。此时本所服务的煤矿委托招标代理机构发布招标公告拟采购灭火设备，经过招标程序最终确定了三家中标候选单位。其中辽阳某、山西某两公司分别为第一中标候选人和第二中标候选人。当该煤矿与辽阳某公司准备签订《采购合同》时，山西某公司致函该矿称其享有采购产品的专利权，辽阳某公司销售行为已经涉及侵犯山西某公司享有的专利权，如果煤矿与辽阳某公司签订《采购合同》将侵犯其专利权。
通过上述事实情况的描述，我们注意到这个问题的实质其实为“设备采购过程中存在的专利权纠纷”。目前不论是煤炭、电力还是天然气等能源行业其在基建过程中均须大量采购各种原材料或机电设备。招投标程序基本成为最规范的采购方式，不过我省能源企业作为招标人在关注供应商资质、投标报价、货物质量和售后服务等评标要素时，常常忽略或者完全没有严格审查所采购货物的专利权状态，结果有可能导致各类有意或无意的侵权行为发生。这一方面是由于自身的知识产权保护意识淡薄，对采购货物潜在的知识产权权利瑕疵缺乏警觉，另一方面是因为招投标流程中知识产权合法性审查环节的缺失，以及招投标知识产权担保条款和采购方免责条款的疏漏。如果出现上述问题那么企业不仅未将涉嫌侵权的产品拒之门外，反而可能因此而承担连带责任。
二、本次纠纷涉及到的专利权问题
（一）如何从《许可合同》判定专利权许可的种类
专利权指专利权人对发明创造享有的专利权，即国家依法在一定时期内授予发明创造者或者其权利继受者独占使用其发明创造的权利。专利权许可是专利权人允许他人在一定区域内、一定期限内以一定方式使用专利。目前我国专利权许可可以分为独占实施许可、排他实施许可、普通实施许可。其中独占实施许可指许可方授予被许可方在许可合同所规定的期限、地区或领域内对所许可的专利具有独占性实施权，许可方不得再将该项专利的同一实施内容许可给第三方，同时许可方本人也不能在上述期限、地区或领域内实施该项专利；排他实施许可指许可方授予被许可方在一定的条件下实施其专利的权利，同时保证不再许可第三方在上述许可的范围内实施该项专利，但许可方自己仍保留实施该项专利的权利；普通实施许可指许可方授予被许可方在许可合同规定的期限、地区或领域内实施该项专利的权利，同时许可方自己仍可以在上述范围内实施该项专利，并可以继续许可第三方在上述范围内实施该项专利。
具体到本次专利纠纷涉及到两个专利权的许可，第一个许可为专利权人李某将其专利权许可给辽阳某公司使用；第二个专利权许可为辽阳某公司将专利许可给山西某公司使用。李某将专利许可给辽阳某公司的《许可协议》中约定“将某产品专利权许可辽阳某公司使用”其他合同必备模块均没有。而辽阳某公司与山西某公司之间的《合作协议》内容十分明确，约定了山西某公司在合作期限内有权独占使用该专利，辽阳某公司只负责向山西某公司供货。
判断专利许可的类型，最重要的依据在于合同中约定专利权人是否有权使用该专利、再许可该专利。从纠纷中可以看出专利权人李某在与辽阳某公司的专利权许可合同中并未作出其他说明，那么该合同则为普通许可；而辽阳某公司与山西某公司的《合作协议》约定得十分明确，山西某公司独占使用该专利，所以这个协议应该判断为独占实施许可合同。
被许可人是否有权再将专利权许可他人使用
读者看完上面一个问题的分析可能会产生这样的困惑，按照《专利法》第十二条“ ……被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利…… ”的规定，专利被许可人无权再将专利许可合同外的第三人使用。本案中辽阳某公司即为专利被许可人，其无权将专利许可给山西某公司使用。
按照《专利法》的规定确实如此，辽阳某公司作为专利的被许可人无权将专利再次许可给山西某公司。但本案的特殊之处在于专利权人李某是辽阳某公司的法定代表人，并在辽阳某公司与山西某公司的《合作协议》中签字。这证明了专利权人不仅知晓辽阳某、山西某公司之间的合作，而且对该合作表示认可。结合李某与辽阳某公司之间的《许可协议》普通许可的性质，李某有权将专利权再次许可给第三人使用。因此结合上述两个因素，笔者认为辽阳某、山西某公司之间的专利合作实为专利权人李某再次将专利权许可给山西某公司。
三、能源企业提升知识产权效益的措施
（一）设备采购过程中的专利风险防范措施
1、招标环节
关于招标环节，招标企业应在编制招标文件的合同条件时重点关注招标产品所涉技术的权源担保条款和免责条款的设计。招标企业应要求投标单位对于其在招标项目中提供或应用的专利技术、专利产品具有合法性、有效性和可实施性的保证，并在合同条件中明确保障招标方在使用该项技术或产品时，免受第三方提出的侵犯其专利权或其他保护权利的起诉，免于承担由此产生的全部费用。
2、评标环节
招标企业在对各个投标方案进行评判审核时，不仅要关注投标方货物质量的性能、方案落地实施的可行性、投标报价和售后服务等传统要素，还要关注招标项目所涉的知识产权合法性和有效性的审查。如果投标方在投标方案中未对相关知识产权作出明确阐述，或者评标委员会认为有必要对专利问题进行进一步了解，可就相关问题进行进一步的澄清，要求投标单位对相关问题加以阐述和说明。
3、签订合同
在招标企业与中标单位最终签订《采购合同》时，双方应明确所涉产品的知识产权归属以及相应的权利和义务。对于需要使用、引进涉及专利或有专利技术的设备，招标企业应对中标方设备专利产品的法律状况进行调查，并要求中标企业提供有权实施专利的保证。
增加产品的知识产权附加值
结合国家能源局局长吴新雄在2014年全国能源工作会议上的讲话可以看出，在今年和未来几年优化能源结构，转变能源消费方式，淘汰能源行业落后产能，着力降低煤炭消费比重将成为工作重点。在这个大环境下推进煤炭深加工产业，促进煤炭资源高效清洁转化和综合利用将成为煤炭以及能源企业不得不面对的现实。我省能源企业目前的生产方式仍然以粗放型为主，煤炭深加工产业以及煤炭的综合利用方面的研究和产品仍然较少。在目前能源市场低迷的情况下，煤炭企业与其粗放型开采不如将更多精力投入在煤炭产品的深加工上。产品在具备更多附加值的同时就要考虑增加产品的知识产权。
四、结语
本文所引用的案例告诉我们，以专利争议为代表的知识产权问题已不再是纸上谈兵。企业如果不关注知识产权的管理，无形中就为纠纷打开了“方便之门”。希望能源企业正视国家正在实施的“知识产权战略”和越来越严苛的环保措施，提高产品附加值和知识产权附加值。
作者：逯 尧